典型案例：商业秘密案件中，如何认定消极使用行为？
被诉侵权人基于原告技术信息规避错误研发路线，属于消极使用行为
阅读提示：商业秘密案件中，原告要想让法院支持其诉讼请求，必须证明被告实施了具体的侵权行为。其中，最常见的一种侵权行为就是使用行为。那么，原告是否负有必须提交直接侵权证据的义务呢？原告如何举证被告使用了原告的技术信息？如果被告没有直接使用，只是进行了参考，是否构成侵权？本期，李营营律师团队根据多年来办理商业秘密案件的经验，结合一则典型案例，与大家分享。
裁判要旨：
被诉侵权人实际使用的信息系在涉案商业秘密信息基础上修改、改进而来，或者系基于涉案商业秘密信息规避错误研发路线而得的，即便其与涉案商业秘密信息存在一定差异甚至完全不同，人民法院亦可以根据具体情况认定被诉侵权人构成对涉案商业秘密信息的改进型使用或者消极使用。
案情简介：
1.原告某模具公司系某技术秘密独占许可使用人，对该技术信息采取了相应的保密措施，与员工签订的劳动合同中包括保密条款。
2.被告吕某华从原告公司离职后，以其子名义开办被告某材料公司，又实际控制被告某精密模具公司，混同经营，在经营过程中招聘被告周某、蔡某群等原告公司的员工。
3.2018年6月28日，原告发现被告某材料公司、某精密模具公司生产、销售宣称具有其模具品牌技术背景的热流道产品并实际造成原告客户订单数量减少，遂向当地市场监管部门举报。市场监管部门在行政执法过程中委托北京某知识产权司法鉴定中心就原告主张的涉案技术相关秘密点进行鉴定，鉴定意见为具有非公知性。
4.原告认为被告某材料公司、某精密模具公司在明知被告吕某华、周某、蔡某群系原告前员工的情况下，非法获取并使用原告的技术秘密和经营秘密，遂向江苏省苏州市中级人民法院起诉，要求判令:1.各被告立即停止侵权行为;2.某材料公司、某精密模具公司、吕某华共同赔偿其经济损失及合理费用1000万元，周某就其中的300万元承担连带责任，蔡某群就其中的10(万元承担连带责任;3.各被告共同承担本案的诉讼费用。
5.被告某材料公司、某精密模具公司、吕某华、周某、蔡某群共同辩称:原告所主张的技术信息以及客户信息均不符合商业秘密的构成要件，其行为均不构成侵权。
6.2021年5月13日，江苏省苏州市中级人民法院判决：各被告立即停止侵害原告商业秘密的行为，被告某材料公司、某精密模具公司、吕某华共同赔偿原告某模具公司经济损失及合理费用200万元;被告周某就前述第二项判决赔偿金额中的100万元承担连带责任，被告蔡某群就前述第二项判决赔偿金额中的50万元承担连带责任;驳回某模具公司的其它诉讼请求。
7.各被告以原告请求保护的信息不构成商业秘密其从未使用过涉案秘密点，一审判决赔偿数额过高为由提出上诉。
6.2023年6月14日，最高人民法院认定原告主张的信息构成商业秘密，并且各被告行为构成使用行为，二审判决驳回上诉、维持原判。
（该案于2024年2月24日入选人民法院案例库，属于参考案例）
案件争议焦点：
某材料公司、某精密模具公司是否实际使用了涉案商业秘密？
法院裁判观点：
一、商业秘密的“使用”，意味着涉案商业秘密被应用于产品设计、产品制造、市场营销及其改进工作、研究分析等。
根据《最高人民法院关于审理侵犯商业秘密民事案件适用法律若干问题的规定》第九条的规定，被诉侵权人使用商业秘密的方式通常有三种，一是在生产经营活动中直接使用商业秘密，二是对商业秘密进行修改、改进后使用，三是根据商业秘密调整、优化、改进有关生产经营活动。后两种使用方式通常称之为改进型使用和消极使用，虽然在这两种情形下，被诉侵权人在最后生产环节实际使用的信息与涉案商业秘密会存在一定差异甚至完全不同，但其在产品设计、改进或研究分析等环节中依然使用了商业秘密，因此可能节约了研发成本或者采取了针对性策略，并据此获取不正当竞争优势，故应当依法认定构成使用商业秘密。
二、各被告之间存在非法获取、非法披露行为，存在参考使用原告技术信息行为。被诉侵权人在最后生产环节实际使用的信息与涉案商业秘密会存在一定差异甚至完全不同，不影响被诉侵权人身份的认定。
根据在案证据可知，吕某华开办某材料公司、借助某精密模具公司的主体资格以及在实际经营过程中大量招聘某模具公司原员工，均是为了非法获取并实际使用涉案商业秘密，在生产场所内存放的图纸及资料内容与某模具公司主张的技术秘密实质一致，吕某华等人在向昆山市监局所作的陈述中亦认可加工装配热流道系统及喷嘴、分流板等组件参考了上述图纸和资料，某材料公司销售上述产品时还向客户释放类似“某模具公司技术背景”的信息。另外，吕某华在经营某材料公司期间招聘蔡某群即是为获取和使用蔡某群掌握的经营信息，蔡某群入职某材料公司后即将部分某模具公司客户信息和产品报价资料披露给某材料公司，某材料公司通过案外公司转售的部分终端客户，亦是某模具公司的客户，某材料公司还以“低于某模具公司模具同类产品的价格销售”等用语对外进行宣传。据此，某材料公司、某精密模具公司已经实际不当获取并使用了其获取的商业秘密，现某材料公司、某精密模具公司、吕某华、周某、蔡某群仅以从叶某娥处提取的部分纸质图纸和电脑中未发现涉案技术秘密、其生产环境、实际加工工艺、产品品质、客户群体等都与某模具公司存在较大不同为由，主张涉案被诉行为不构成商业秘密使用行为，不予支持。
综上所述，最高人民法院认为各被告构成侵犯原告商业秘密，判决维持原判、驳回上诉人的上诉请求。
案例来源：
《某模具公司诉某材料公司、某精密模具公司、吕某华、周某、蔡某群侵害商业秘密纠纷案》-商业秘密改进型使用、消极使用的认定（该案于2024年2月24日入选人民法院案例库，属于参考案例）
实战指南：
一、原告代理律师在论证被告构成“消极使用”时应注意什么？
原告在论证被告构成消极使用时，注意搜集被告自认或者证人证明被告企业在加工、生产中参考了原告的技术秘密的证据，这就是侵犯商业秘密行为中的“消极使用”证据。同时注意辅助搜集被告企业的宣传行为带有原告技术背景等字眼的证据，这样可以与被告自认或证人证言中的“消极使用”相互印证。在消极使用行为中，并不要求原被告的技术信息完全一致，绝大多数情况下原被告的技术信息表面对比是不同的，因此，被告如果以两者技术信息不同主张其不构成侵权，属于无效抗辩。消极使用表现为在产品研发、设计、改进、分析等环节中参考原告技术信息，起到了节约成本、缩短周期、提高效率的作用。法律打击被告消极使用的行为，否则将鼓励“弯道超车”的不正当竞争行为。
二、离职员工设立同类企业和招聘原单位职工的行为都可以被论证为被告实施侵权行为的一部分。
本案中，最高人民法院首先论证了被告吕某华在设立同类公司某材料公司和某精密模具公司的事实情况，目的是得出被告两个公司与原告公司存在经营同类业务的事实，与下一步论证设立人吕某华具体开展经营活动的措施是否合法形成逻辑链条。第二步，最高人民法院开始论证吕某华设立两个公司之后招聘活动，注意这里的用词，是招聘了大量原告的员工。这里的量词能够说明吕某华以及两个公司的经营目的异常，因为一家正常的企业，在招聘时不会着重招聘特定企业来源的员工，以避免发生纠纷。被告两家企业设立后大量招聘原告的员工，目的至少包括直接使用该员工在原告企业工作期间获得的工作经验和技术经验。此时，如果被告不能就此进行合理性说明和解释，法院将推定该大量招聘动作的目的是为了非法获取并实际使用原告的商业秘密。
三、商业秘密案件中的不正当使用，并不需要直接证据证明。
很多人甚至很多律师，都以为商业秘密中的侵权行为必须要有直接证据证明。实际上，商业秘密中的侵权行为并不需要直接证据证明。原因大致有两点：第一，是因为侵犯商业秘密行为本身就很隐蔽，很难取证。可以从反法第九条中看出，4类法定的侵权商业秘密都很难取证。第二，在如此难以取证的情况下，中央一直强调对于知识产权强保护，司法就必须降低权利人的举证难度，否则难以契合中央精神。根据我们多年来办理大量技术秘密案件的经验，在绝大多数的民事案件中，原告都没有直接证据证明被告直接使用原告的商业秘密，除非被告的技术信息与原告主张的完全相同。但是，法院基本上都是在多角度论证的情况下，对原告的技术信息进行了保护。本案中法院的做法就代表了近年来我国司法实践的情况，这也是最高人民法院将本案录入人民法院案例库作为参考案例的意义所在。
专业背景介绍：李营营，北京云亭律师事务所高级合伙人，北京企业法律风险防控研究会第二届理事会理事，毕业于中国社会科学院研究生院，民商法硕士（公司法方向），专注于民商事诉讼与仲裁、商业秘密民事与刑事、保全与执行等实务领域，在最高人民法院、各省级高级人民法院成功办理多起重大疑难复杂案件，办理案件标的金额超过百亿元。在民事担保业务领域，李营营律师长期带领团队扎根深入研究担保与反担保诉讼案件相关的法律问题和裁判规则。在担保与反担保领域，李营营律师根据长期深入研究专项领域的积累成果，形成了近百篇专业研究文章，在交出版社陆续出版成书的同时在平台上进行发布，希望读者能够更多了解担保与反担保知识，避免使自己合法权益收到损害。同时，李营营律师办理多件大额担保案件，并取得良好效果。在商业秘密非诉项目方面，李营营律师团队可以有效协助企业完成与商业秘密相关的融资、债转等业务。李营营律师团队深耕知识产权民事纠纷和刑事犯罪领域多年，对涉知识产权（尤其是商业秘密）相关法律问题均有深入研究。李营营律师代理的多起知识产权民事案件获得判决的胜诉结果，代理多起客户作为原告成功争取法院3倍惩罚性赔偿，代理客户成功取得2.02亿元赔偿金额（该案是我国目前商业秘密案件中判赔金额最高的商业秘密民事案件，超过此前判赔金额最高的香兰素案件1.59亿元）代理的多起被告客户成功争取法院判定不构成侵权、成功解封全部查封的胜诉结果，代理多起被害企业成功启动刑事立案、刑事追诉、成功争取犯罪分子得到刑事处罚结果；代理多起被告人/被告单位处理的涉商业秘密犯罪刑事案件也取得了无罪、检察院决定不予追诉的良好效果。2023年，李营营律师代理的商业秘密民事案件入选某高级人民法院知识产权白皮书。2024年4月，李营营律师全程代理的商业秘密民事案件被最高人民法院评为典型案例。2024年4月，李营营律师全程代理的另一起商业秘密民事案件（代理原告）被某省高级人民法院评为省内唯一一件判赔额最高的案件。同时，李营营律师在商业秘密体系建设领域，也具有丰富的项目经验。协助多家企业客户完成企业商业秘密保密体系运行情况的法律尽职调查，成功为多家企业客户建设完善的商业秘密保密体系。在民商事争议解决领域，李营营律师主办大量重大疑难复杂案件，多次成功争取法院支持客户诉讼请求、二审改判等结果，得到众多客户的一致好评和肯定。在保全与执行领域，李营营律师主办了大量难度较大的执行案件，例如：疫情封控期间，在一周内代理客户保全被告数亿现金；代理客户成功撤销法院冻结企业工商信息；代理客户成功撤销法院已经完成的拍卖行为；代理客户成功阻挡申请执行人拍卖土地、厂房，最终争取执行和解的圆满效果。截至目前，李营营律师在“法客帝国”“民商事裁判规则”“保全与执行”等公众号发表与商业秘密、公司实务、保全与执行等话题相关专业文章百余篇，多篇文章被最高人民法院和各地法院转载，广受业内人士好评。2022年，李营营律师结合多年来办理大量执行审查类相关业务的经验，以真实案例为导向，对各种业务场景下的主要法律问题、典型裁判规则、风险应对策略和解决方案建议进行类型化汇总和归纳，合著出版《保全与执行：执行异议与执行异议之诉实战指南》。接下来，李营营律师团队会陆续出版商业秘密诉讼实战的相关书籍、技术合同纠纷实战相关书籍，以更好服务客户。
