近期，Telefonaktiebolaget LM Ericsson、Ericsson AB、Ericsson, Inc.诉Lenovo（United States）Inc.等案中，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）审理了联想对美国北卡罗来纳东区地方法院的裁决提出的上诉。该地方法院曾驳回联想提出的反诉禁令请求，该禁令旨在阻止爱立信在哥伦比亚和巴西申请禁令。尽管CAFC的裁决最终以三要素测试的首要要求为依据（即国内诉讼需对外国诉讼具有决定性作用）撤销并发回重审，该法院仍对欧洲电信标准协会（ETSI）许可声明的范围和履行问题作出了一些重要裁定。已有多篇文章（包括IPWatchdog的一篇报道[1]）探讨了该判决涉及的反诉禁令问题。因此，本文将重点分析其涉及的合同解释问题。
CAFC对ETSI IPR许可声明义务的解释
根据该判决，联想认为：“……爱立信的FRAND承诺禁止其在未履行诚信谈判义务以达成这些SEP许可的情况下，依据SEP寻求禁令救济。”（原文强调）尽管CAFC承认“地方法院并未就该合同解释问题作出裁决”，但它主动介入并裁定如下（原文强调）：
“在此问题上，我们认为，作出ETSI FRAND承诺的一方，在依据其SEP寻求禁令救济之前，必须已履行其依据该承诺进行诚信谈判的义务。考虑到FRAND承诺所涉及的SEP相关问题，如果FRAND承诺确实具有实质性意义，那么至少意味着作出此类承诺的SEP持有人，不能在未遵循一定行为标准的情况下，直接对标准实施者提起禁令诉讼。我们认为，该行为标准至少应当是FRAND承诺所施加的诚信谈判义务。”
”
为支持这一结论，该判决援引了美国第九巡回上诉法院在Microsoft v. Motorola[2]一案中的裁定，CAFC指出，该案涉及“类似的事实和问题——即SEP、类似于FRAND承诺的承诺，以及外国基于SEP的禁令。”（原文强调）在该案中，第九巡回上诉法院认为：“如此广泛的承诺至少隐含地意味着，专利权人不会采取措施阻止潜在使用者使用其专利技术，例如寻求禁令，而是会提供符合该承诺的许可。”此外，CAFC还引用了Realtek Semiconductor Corp. v. LSI Corp.[3]（946 F. Supp. 2d 998, 1008 (N.D. Cal. 2013)）和Medtronic, Inc. v. Catalyst Rsch. Corp.[4]（518 F. Supp. 946, 947–48, 953–55 (D. Minn. 1981)）的判决。然而，这些案件均未涉及ETSI IPR许可声明，也未对其适当的解释进行考量。Microsoft v. Motorola案涉及ITU（关于H.264视频编码标准）和IEEE（关于802.11无线局域网标准）的合同，Realtek v. LSI也涉及IEEE标准。Medtronic一案则完全未涉及标准组织承诺，而是关于双方直接协议，限制对Medtronic电池生产的干涉。尽管CAFC进一步援引了华为诉三星（Huawei Techs. Co. v. Samsung Elecs. Co.，No. 3:16-cv-2787, 2018 WL 1784065, at *8 (N.D. Cal. Apr. 13, 2018)），该案确实涉及对ETSI作出的许可相关承诺，但其判决依赖于Microsoft v. Motorola和Medtronic v. Catalyst的裁定，而未考虑ETSI IPR许可声明的具体措辞及适用于该声明的法国法律。值得注意的是，ETSI IPR许可声明及更广泛的ETSI IPR政策[5]均未提及禁令救济。关于法国法律，CAFC仅在脚注中简要说明：
“尽管FRAND承诺受法国法律管辖，但双方均未指出法国法律的任何具体方面会迫使我们作出不同的解释。”
令人好奇的是，CAFC并未提及，在其作出裁决之前，对基于ETSI IPR许可声明的专利寻求禁令救济的限制并非源自该声明本身的措辞，而是起源于反垄断/竞争法。例如，欧洲法院在Huawei Technologies Co. Ltd v. ZTE Corp. and ZTE Deutschland GmbH[6]案件中的判决，以及欧洲委员会向欧洲议会、理事会和欧洲经济与社会委员会提交的《欧盟对标准必要专利的处理方式》（Setting out the EU approach to Standard Essential Patents）[7]均明确体现了这一点。此外，美国政府机构在标准相关专利以及知识产权与反垄断法交叉领域所发布的各种政策声明和利益声明（我们此前在相关文章中有所讨论，详见此处、此处和此处撰文讨论）。值得注意的是，为了支持其解释，CAFC还引用了英国最高法院在Unwired Planet Int’l Ltd. v. Huawei Techs. Co.[8][2020] UKSC 37, [72]案件中的裁决，其中指出：“ETSI机制的运作要求SEP持有者提供FRAND许可……作为授予禁令的先决条件。”然而，进一步审查可以发现，该案所涉及的违规行为实际上是违反了《欧洲联盟运行条约》（TFEU）第102条，该条款旨在规范滥用市场支配地位的行为（即竞争法），并且该裁决受到CJEU 在 Huawei v. ZTE案件中的判决指导。例如，英国最高法院裁决书的开篇段落就指出：
“第四点……存在一个问题，即法院是否应当以SEP持有者违反欧盟竞争法为由，拒绝授予其禁令，原因是其未遵守欧洲法院在Huawei v. ZTE（案号 C-170/13，EU:C:2015:477，[2015] 5 CMLR 14，[2016] RPC 4）裁决中提供的指导。”
我们承认，鉴于针对标准相关专利寻求禁令救济可能违反反垄断/竞争法，这并不意味着合同本身不能同时禁止此类行为。然而，自ETSI当前的IPR许可声明出台至今的约30年间，没有任何法院或政府机构认定该声明构成此类合同义务，这使得CAFC的裁决颇为出人意料。同样令人惊讶的是，CAFC在未经争议方提出的情况下主动审理此问题（sua sponte），且未提及任何先前涉及类似问题的案件（其中两起将在下文讨论）。
CAFC对ETSI IPR许可声明履行义务的观点
关于ETSI IPR许可声明义务的履行，CAFC的裁决作出了以下论述（原文强调）：
“至少有一种方式可供SEP持有者满足诚信谈判义务，即提供一个实际符合FRAND标准的报价。换句话说，如果SEP持有者已经提出了这样的报价，则该“谈判”义务对SEP持有者不再提出额外要求。”
尽管CAFC并未直接引用，但这一结论似乎与美国得克萨斯州东区地方法院法官Rodney Gilstrap在HTC Corporation, HTC America Inc v. Telefonaktiebolaget LM Ericsson, Ericsson Inc[9]（案件号：6:18-CV-00243-JRG，2019年）中的裁决一致。该案件的备忘录意见和最终判决中指出：
“法院最终认定，根据法国法律，已经根据ETSI知识产权（IPR）政策第 6.1 条提交许可声明的ETSI成员可以通过以下两种方式履行其FRAND义务：（1）提供符合FRAND标准的许可条款，或（2）以诚信方式谈判以达成FRAND许可。”
然而，正如我们在此处[10]（以及更详细的分析在此处[11]）所讨论的，CAFC（以及 Gilstrap 法官）关于义务履行的立场存在几个问题。首先，如果 SEP 持有者要通过提供FRAND条款的报价来满足其义务，那么其是否已履行该义务的判断需要由法院审查后才能确定。这意味着专利持有人在法律裁决作出之前，无法确知自己的行为是否已满足要求。其次，该方法引发了一个重要问题：是否需要先行审查专利相关的基础问题（例如侵权、有效性等）？如果需要，这可能会导致重大延迟，并且将专利风险过度转移给专利持有人，这与ETSI IPR政策[12]第3条所设定的政策目标相悖。那么，外国专利又该如何处理？因为，对这些专利的评估要求似乎会引发司法管辖权问题（详见此处[13]：Apple提出的关于驳回第VIII项诉求的动议，理由是缺乏案件标的管辖权）。
公平而言，CAFC并未明确表示“以实际符合FRAND（公平、合理、无歧视）原则的费率提出报价”是专利权人履行其义务的唯一方式，但法院也未提出其他可能的方式。关于专利权人普遍存在的善意谈判义务，主要问题在于如何准确界定其具体要求。例如，善意谈判是否需要潜在被许可方的配合（这一点并无保证），或者该义务能否单方面满足？此外，专利权人在无果的谈判中应持续多久，以至于停止谈判不被视为缺乏善意？【附注：CAFC 也未提及Gilstrap法官近期在G+ Communications, LLC诉Samsung Electronics Co., Samsung Electronics America, Inc.案（案号：2:22-CV-00078-JRG，位于德克萨斯东区法院）中的裁决。该裁决认定，根据法国法律，善意谈判的义务可以被暂时中止（关于该裁决的进一步分析，见此[14]）。该裁决如何与CAFC的判决相契合仍不清楚。】
正如我们此前所述，从不受非合作性被许可方牵制、确保义务的确定性以及避免为评估履行情况而陷入旷日持久的诉讼等角度来看，允许专利权人通过通知并提出在合理条款和条件下进行仲裁的方式单方面满足该义务，是更为可取的方案。值得注意的是，美国联邦贸易委员会（FTC）在Motorola Mobility LLC和Google Inc.案的《决定与命令》[15]中也采取了这一方法，尽管其目的在于确保符合反垄断法的要求。有趣的是，尽管该案件源于前述的 Microsoft诉Motorola纠纷，CAFC却未提及该项同意令。
必要性条件发生了什么变化？
除了未解释其解释的依据，也未提出评估履行情况的可行方法外，CAFC还忽视了ETSI IPR许可声明中关于专利权人须准备授予不可撤销许可的义务是有条件的，即仅适用于“在IPR（知识产权）... 是或成为并保持 必要（ESSENTIAL）”的情况下。例如，CAFC判决背景部分对该义务的描述，并未提及必要性（强调如下）：
为了解决与标准必要专利（SEP）相关的问题，ETSI设立了知识产权（IPR）政策，规定SEP持有人声明其“愿意根据‘公平、合理且无歧视’（FRAND）的条款和条件授予不可撤销的许可。” J.A. 2137–38（引用ETSI IPR政策第6.1条）；J.A. 1009–10（同上）。双方将这一声明称为“FRAND承诺”，我们也沿用这一称谓。
随后，判决又提及爱立信（Ericsson）的“FRAND承诺”是潜在反诉禁令（antisuit injunction）的依据，似乎暗示必要性已被确立。然而，令人困惑的是，CAFC在脚注中补充如下内容（强调如下）：
在提及一方的标准必要专利（SEPs）时，我们假设它们受FRAND承诺约束，但对它们是否实际上是标准必要专利不发表意见。
但如果CAFC对必要性没有意见，那么它又如何得出结论，认为一个以必要性为前提的义务可以作为反诉禁令的理由呢？
更令人担忧的是判决背景部分的开篇陈述，其中提及受ETSI IPR声明约束的专利被“声明为必要的”（强调如下）：
本案涉及欧洲电信标准协会（ETSI）制定的5G无线通信标准，特别是被声明为符合该标准所必需的专利（标准必要专利，或“SEPs”）。
然而，正如我们此前所解释[16]的，向ETSI提交IPR声明并不意味着专利权人已声明其专利的必要性。相反，ETSI IPR声明的措辞是：“……声明人及/或其关联公司当前相信附在 IPR 信息声明附件中的IPR可能是或可能成为必要的……”（强调如下）。
除了CAFC对ETSI IPR许可声明所隐含的合同义务进行推导外，法院还指出，其结论与一般衡平法原则一致（见脚注15，强调如下）：
我们的结论——即在基于SEPs申请禁令救济之前，受ETSI FRAND承诺约束的一方必须履行其善意谈判许可的义务——基于我们对FRAND承诺的解释。此外，我们还注意到，这一结论也与至少在美国承认的一般普通法原则相符，即“寻求衡平法救济（如禁令）的一方必须遵守衡平法，并以清白之手进入法院。” 参见Primerica Life Ins. Co. v. Woodall，975 F.3d 697, 699 (8th Cir. 2020)；另见11A Wright & Miller § 2946, p. 106（“与清白之手原则密切相关的原则是，在原告获准寻求衡平法院救济之前，原告必须遵守衡平法。”）。
然而，这一替代立场同样似乎建立在一个假设之上，即相关专利确实受到FRAND许可义务的约束（即这些专利是标准必要的）。否则，爱立信为何会被视为“手不清白”呢？
正如我们此前在相关文章中所分析的（[17][18]），CAFC对义务存在性的假设，可能源于专利权人自身对其专利的必要性描述，和/或源于双方在诉讼中提出的声明要求ETSI义务的主张及反主张。但从判决本身来看，这一点并不清晰。
形势更加混乱
关于首次在上诉阶段审理合同解释问题，CAFC指出其在行使自由裁量权时考虑了多个因素。其中之一是“正确的裁决结果是否毫无疑问，从而使发回重审毫无意义”。然而，基于上述至少几个理由，我们对CAFC认为ETSI IPR许可声明的正确解释“毫无疑问”的结论表示不同意见，尤其是在CAFC采用了新颖的解释方法的情况下。尽管CAFC很可能是出于澄清该领域法律问题的良好意图，但其裁决反而让形势更加混乱。
注释：
[1]https://ipwatchdog.com/2024/10/24/federal-circuit-vacates-district-court-denial-antisuit-injunction-frand/id=182544/
[2]https://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2015/07/30/14-35393.pdf
[3]https://casetext.com/case/realtek-semiconductor-corp-v-lsi-corp-2
[4]https://law.justia.com/cases/federal/district-courts/FSupp/518/946/2128279/
[5]https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf
[6]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A62013CJ0170
[7]https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017DC0712
[8]https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2018-0214-judgment.pdf
[9]https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2024/02/HTC-v.-Ericsson-Memorandum-Opinion-and-Final-Judgment-3.pdf
[10]https://ipwatchdog.com/2022/11/27/french-california-contract-law-interpret-sep-patent-owner-obligations-etsi-licensing-declaration/id=153530/
[11]https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4284149
[12]https://www.etsi.org/images/files/IPR/etsi-ipr-policy.pdf
[13]https://ipwatchdog.com/2021/03/14/latest-optis-wireless-v-apple-ruling-means-patent-infringement-damages-seps/id=130874/
[14]https://ipwatchdog.com/2024/02/04/g-communications-v-samsung-splitting-frand-baby/id=172775/
[15]https://www.ftc.gov/sites/default/files/documents/cases/2013/01/130103googlemotorolado.pdf
[16]https://ipwatchdog.com/2021/07/19/burden-proof-regarding-cellular-wireless-standard-related-patents-final-thoughts-critics/id=135692/
[17]https://ipwatchdog.com/2021/04/29/a-new-trial-is-ordered-with-respect-to-damages-in-optis-wireless-v-apple-despite-no-frand-claims-at-issue/id=132833/
[18]https://ipwatchdog.com/2024/05/08/g-communications-samsung-perils-half-committed-frand/id=176320/
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：Curtis Dodd、Chris Dubuc， Harfang IP Investment Corp
翻译：北京思韬知识产权代理有限公司
