（2018）京73行初2626号案中涉及是否接受同一申请人在先申请、在后公开的专利中记载内容作为补充实验数据，证实专利中概述性描述的技术效果，北京知识产权法院认为应该接受与采信该补充实验数据，但并不认为原告这一撰写方式对于申请人而言是一种可预期的作法[1]。本文梳理了这一案例，结合审查指南修改和近期磷酸芦可替尼的盐型专利无效审查决定，以期对关联技术专利撰写和布局提供一些可借鉴的方法和思路。
一、涉及药物信息
（2018）京73行初2626号案涉及贝格列净（bexagliflozin）的盐型晶体专利，该药物是TheracosBio公司研发的一种钠-葡萄糖协同转运蛋白2(SGLT2)抑制剂，2023年01月20日FDA批准作为饮食和运动的辅助手段，以改善成人2型糖尿病患者的血糖控制；2024年01月04日在中国新药上市申请（NDA）获CDE受理，结构式如下：
二、涉案专利布局
申请人在2008年08月22日申请了贝格列净的化合物专利PCT/US2008/074058（以下简称“058”号专利）[2]，并在2009年08月21日申请了盐型晶型专利PCT/US2009/054585[3]。从下图可以看出，盐型晶型专利的优先权日与“058”号化合物专利的PCT申请日为同一天，且同时“首次”记载了贝格列净的双L-脯氨酸复合物及其制备方法，但盐型晶型专利做了底物拓展形成通式化合物的盐和方法学，以期拓展保护范围选择了另案申请。由于盐型晶型专利优先权和“058”号化合物专利同日申请，所以化合物专利并不构成现有技术和抵触申请。
盐型晶型专利中，针对贝格列净双L-脯氨酸复合物记载了其制备和晶体表征数据，说明书概述性记载了复合物和母体化合物贝格列净抑制SGLT2的技术效果，但未记载具体实验数据；即未对复合物进行实际技术效果的测试，也未将“058”号化合物专利中贝格列净的具体试验效果数据记载到盐型晶型专利中。这一撰写方式，在实审过程中认为无法基于专利申请文本和现有技术预期复合物具有更好的抑制SGLT2的技术效果，并引发了后续复审和行政诉讼。
三、盐型晶型专利授权确权过程
盐型晶型专利通过PCT进入中国（母案申请号200980140105.4）[4]，并进行了分案（申请号201410098658.0，简称“658”号专利）[5]；母案和分案都经历了驳回复审，母案复审维持驳回后申请人放弃，分案复审维持驳回决定后提起了行政诉讼（2018）京73行初2626。北京知识产权法院采信了原告复审阶段补充提交的实验数据（即“058”号化合物专利记载的贝格列净的具体试验数据），撤销了分案的复审决定，但法院并不认为原告这一撰写方式对于申请人而言是一种可预期的作法。2021年8月国知局重新组成合议组审查并发出复审通知书，复审通知书指出在考虑补充实验数据的基础上，也不符合创造性，最终分案驳回失效，即回到了评价化合物本身不具备创造性的观点上。涉案盐型晶型专利的整个授权确权流程如下，本文重点对“658”号分案补充实验数据和专利撰写布局进行分析：
3.1 分案驳回决定
“658”号专利整个授权确权过程中，均未修改权利要求；争取的最大保护范围为权1保护的贝格列净双L-脯氨酸复合物的晶型（以3个XRPD衍射特征峰进行限定），并在权6中限定了具体晶体具体XRPD粉末衍射图，笔者认为这是申请人能接受的最小保护范围，所以整个过程中未修改权利要求。
驳回决定中引用的对比文件为BMS申请的达格列净双L-脯氨酸复合物（WO2008/002824A1）[6]，指出区别技术特征为：1）结构不同：达格列净为乙氧基，涉案专利为环丙氧基乙氧基；2）因结构不同导致的粉末衍射不同。解决的技术问题为：提供一种替代的SGLT2抑制剂的L-脯氨酸复合晶体。
结构上分析，驳回决定中指出母核不变，将乙氧基替换为环丙氧基乙氧基容易想到。技术效果上，并不能证明取代基的变化带来何种更好的技术效果；即没有采纳申请人主张的说明书有记载，但未有试验证实的“具有SGLT2选择性抑制作用”这一“断言式”技术效果，以不具备创造性驳回。
3.2 分案复审分析
申请人在答复复审通知书过程中，补充了附件1：申请人在先申请、在后公开的“058”号化合物专利，记载了贝格列净的技术效果，显示其对SGLT2选择性抑制作用，IC50<1μm；附件2：2011年发表的有关贝格列净对SGLT2选择性抑制效果文章。通过补充数据，结合涉案专利申请时记载的技术效果，来证明本申请具有“SGLT2选择性抑制作用”效果，证实相比现有技术具有有益效果，同时阐述了将乙氧基替换为环丙氧基乙氧基非显而易见性。
2017年09月28日第130866号复审决定书[7]中指出，由于补充附件1，其公开日晚于本申请的优先权日，不是涉案专利的现有技术，所以本领域技术人员无法基于附件1记载的内容来预期贝格列净双L-脯氨酸复合物的晶体形式具有“SGLT2选择性抑制作用”效果，附件2评价类似。
另外，复审决定中指出，由于无法预见本申请晶体复合物能够解决其技术问题，获得其技术效果，即没有对现有技术做出技术贡献，不满足创造性关于显著的进步的基础上，合议组不再对“环丙氧基”或“环丙基乙氧基”是否属于本领域的常规基团以及晶体的形式是否可预期发表进一步的意见。
即当时复审委认为，在专利文本中仅声称但未记载相关支持性实验的技术效果，如果补充该技术效果的证据是在申请日之后公开，不能认定为现有技术，无法采信该实验数据的补充。
3.3 行政诉讼一审
北知院在（2018）京73行初2626号认为，对于虽记载在说明书中但并非声称的技术贡献的技术效果而言，未记载相应实验数据并不必然使得该发明创造违反专利法充分公开的要求，因此，在化学领域的发明创造中，此类技术效果可能存在仅有文字记载但缺少实验数据支持的情形，因这一效果在创造性判断中可能构成实际解决的技术问题。
此种情况下补充提交的实验数据是否可以采信，或者说判断说明书文字记载的技术效果是否仅为断言，取决于该技术效果是否属于申请人在诉争发明“申请日”之前的技术贡献，以及公众在获知诉争发明之时是否可以确认该效果。如果符合上述要求，则因对实验数据的采信既不会使申请人获得超出其技术贡献的保护，亦不会影响公众利益，故这一实验数据所证明的技术效果在创造性判断中应予考虑，而不能仅因其未在说明书中记载相关数据而当然认定该技术效果属于断言式的技术效果。
基于以上逻辑，北知院采信了试验数据补充，认为附件1并非本申请的现有技术，但因附件1的申请人亦为原告，且其申请日早于本申请，故该证据可以证明原告在本申请的申请日之前已通过实验验证了本申请化合物的SGLT2抑制效果。此外，因附件1的公开日亦早于本申请的公开日，公众在获知本申请时己可获得附件1，并确认本申请的化合物具有SGLT2抑制效果，故接受附件1中的实验数据并不会对公众利益造成损害。附件2并非原告智力成果，且产生在本申请的优先权日之后，所以对附件2补充实验数据不予采信。最终法院判决撤销原复审决定书。
法院最后指出，虽本案采信了原告补充提交的实验数据，但并不认为原告这一撰写方式对于申请人而言是一种可预期的作法。本案实验数据被采信的前提之一为在先专利申请的公开日早于本申请的公开日，从而使得公众在获知本申请的同时能够确认其技术效果，但这一条件是否能够满足并不完全取决于申请人。这也就意味着采用这种方式撰写的专利申请有可能因在先专利申请未能在先公开，从而使原本可被授权的专利因为缺少实验数据而无法被授权或者授权后被宣告无效。为避免这一情形的出现，申请人仍应尽可能将与发明内容相关的实验数据直接记载于涉案申请的说明书中。
3.4 重新复审
2021年8月21日，复审委重新成立合议组后发出复审通知书，指出在母核一致的情况下，针对取代基替换的位点，对比文件1中给出了“选择项涵盖范围及其广泛”的取代基类型，组合得到本申请不需付出创造性劳动。同时指出，最为关键的是，虽然附件1可以表明本申请晶体的母体化合物作为SGLT2 抑制，其IC50<1μm，但不足以证明这一技术效果相比对比文件1超出了本领域技术人员的预期；即认为即便以化合物的有益效果作为支持盐型晶体的有益效果，也不满足创造性的要求。
笔者未看到申请人针对该复审通知书的意见陈述，但最终分案处于驳回失效状态。由于涉案专利中盐型晶型的有益效果主要来源于化合物，当化合物有益效果无法支持盐型晶型的创造性时，按照此复审通知书和最终驳回结果，第三方是否可以以此来无效贝格列净化合物专利。
四、总结与启示
4.1 补充实验数据
北知院给出针对仅有文字记载但缺少实验数据支持的技术效果，判断技术效果是否仅为断言时，是否接受补充实验的方法：1）取决于该技术效果是否属于申请人在诉争发明“申请日”之前的技术贡献，以及2）公众在获知诉争发明之时是否可以确认该效果，即从申请人和公众双方利益角度，分别给出了补充实验证据在时间上需满足的条件。
2017年盐型晶型分案复审中国知局依据补充数据公开日晚于涉案专利申请的优先权日，不能作为涉案专利的现有技术，不予接受补充实验数据，即在对证据资格的评价思路具有一定的差异；2023年版审查指南第二部分第二章中将引证文献中将所引证的专利文件的公开日不能晚于本申请的公开日[8]，这与北知院针对补充证据公众视角考虑点一致；但涉案专利并未将化合物专利作为引证文献记载在盐型晶型专利申请文件中，而是将具体实验单独作为补充实验数据。
4.2 合理拆分保护主题
贝格列净双L-脯氨酸复合物同一天“首次”记载在了“058”号专利（即为复合物DM）和盐型晶型优先权中，但盐型晶型优先权专利中体现了底物拓展形成了通式化合物的多种盐型，化合物专利中仅体现了贝格列净双L-脯氨酸复合物且未记载在权要中，即并未直接将全部数据补充至“058”号专利中，另案申请试图寻求更大保护范围进行保护。
笔者赞同将盐型晶型专利另案申请，但认为技术方案记载上，将“贝格列净双L-脯氨酸复合物”体现在“058”号专利中必要性不大，化合物专利中发明点在于化合物本身，本案中在未进一步研究晶体技术效果的前提下并不会增加化合物创造性；时间上，可以将盐型晶型优先权的递交时间由化合物正式递交同一天延后约6个月至化合物专利公开前，延长专利保护期。
4.3 关联技术申请时间和披露内容规划
药品研发不同阶段，会产生多种保护主题的专利，有时在后某阶段特定研发成果虽满足药品进一步开发的要求，但创新点可能主要依托在先阶段的专利主题；若不及时申请专利，可能会因在先成果的公开成为在后申请最接近的现有技术，导致不满足创造性无法授权，或被第三方抢先申请。
针对以上情形，在后申请需注意以下两点：首先，时间上建议在被依托的在先创新主题专利正式申请后、公开前另案递交优先权申请；
其次，技术内容记载上，如（2018）京73行初2626指出，申请人仍应尽可能将与发明内容相关的实验数据直接记载于涉案申请的说明书中，即将被依托的在先创新主题（如化合物专利）的有益效果的试验数据记载在在后另案主题（如盐型晶型专利）申请中。笔者认为如果不直接完整记载，将被依托的在先创新主题的申请号以引证文件的方式记载在在后另案申请的优先权中（需确保引证专利在另案申请公开前公开），同时在后另案申请中采用概述和/或定量描述被依托的在先创新主题的技术效果的方式也应当被接受，这在2025年03月12日和2024年09月13日公开的磷酸芦可替尼的盐型专利两份无效审查决定（第586102号和第581476号）[9-10]也得到了验证。
参考文献：
[1]（2018）京73行初2626
[2]PCT/US2008/074058
[3]PCT/US2009/054585
[4]CN200980140105.4
[5]CN201410098658.0
[6]WO2008/002824A1
[7]第130866号复审决定书
[8]2023版专利审查指南
[9]第586102号无效宣告请求审查决定书
[10]第581476号无效宣告请求审查决定书
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：孟志 滕诣迪
