引言
专利审查指南第二部分第四章第4.4节规定了转用发明创造性判断的考量因素[1]，包括转用的技术领域的远近、是否存在相应的技术启示、转用的难易程度、是否需要克服技术上的困难，转用所带来的技术效果等。但是在实践中，仅仅按照上述考量因素判断转用发明仍然可能存在困惑。特别是如下这样的情形，即待审专利申请和最接近现有技术的区别在于用途不同以及因用途不同导致二者技术方案中某些技术特征的差异。
比如案例1[2]，这是一件无效请求案件。涉案专利保护一种婴儿床。请求人提交的证据1公开了一种供人乘坐的吊索式座椅。该案的争议焦点在于：将证据1的吊索式座椅转用作婴儿床并相应进行结构上的改变是否是显而易见的。请求人认为：证据1的吊索式座椅与涉案专利的婴儿床虽然结构上有差异，但是这种转用是在非常接近的技术领域之间进行的，并且未产生预料不到的技术效果，因此转用发明不具备创造性。
对于该案，如果从专利审查指南给出的若干考量因素判断，会得出怎样的结论呢？
首先，从技术领域的远近程度来看，如果认为证据1的吊索式座椅与涉案专利的婴儿床具有相同的供人休息的功能，则可能得出技术领域颇为相近的结论。如果认为证据1的吊索式座椅与涉案专利的婴儿床因乘坐对象不同导致承重要求不同，则可能得出技术领域存在一定差距的结论。可见，技术领域远近的判断具有一定的主观性。
其次，从是否存在技术启示来看，证据1的吊索式座椅并未给出可以用于婴儿床的教导。并且，这也是实践中通常遇到的情形。如果最接近现有技术给出了将其应用于转用后用途的教导，通常直接利用三步法即可得出结论，也就无需借助转用发明的章节帮助判断创造性。
再次，从转用的难易程度以及是否克服技术上的困难来看，如果认为证据1的吊索式座椅与涉案专利的婴儿床具有相同的供人休息的功能，且婴儿床对受力要求更简单，则可能得出简单转用的结论。如果认为证据1的吊索式座椅与涉案专利的婴儿床因乘坐对象不同导致受力不同，且婴儿床对于安全性要求更高，则可能得出转用复杂的结论。可见，转用难易程度的判断也存在一定的主观性。
另外，从转用的技术效果来看，如果认为证据1的吊索式座椅与涉案专利的婴儿床带来的技术效果都是提供休息，则可能得出技术效果相同且没有超出预期的结论。如果认为证据1的吊索式座椅的技术效果是供成人休息，而涉案专利婴儿床的技术效果是供婴儿躺卧并保证安全，则可能得出技术效果不同的结论。此时还可能需要判断涉案专利是否具有预料不到的技术效果。但是，怎样的技术效果可以认为是预料不到的技术效果较难认定。
通过以上分析可知，对于本文提到的转用发明的具体情形，即待审专利申请和最接近现有技术的区别在于用途不同以及因用途不同导致二者技术方案中某些技术特征的差异。审查指南中规定的若干考量因素似乎并不能十分有效和客观地得出结论。
在案例1中，合议组通过引入要解决的技术问题这个考量因素，最终得出转用发明具备创造性的结论。具体而言，合议组强调，证据1没有给出能够用于解决涉案专利所面临技术问题的技术启示。证据1涉及一种吊索式座椅，其中虽然也具有供乘坐者的支撑面布料以及作为支撑腿的铝管，但这两个部件之间的连接需要考虑如何使布料可以支撑乘坐者，但是涉案专利的婴儿床并不涉及该技术问题。涉案专利要解决的技术问题为：使用螺锁的现有组装方式不理想，容易造成床座布的撕裂，造成外观上的不美观。另外，如果将证据1的吊索式座椅用于婴儿床时还需要对床座等相关部件作较大的结构改变，并不是一种简单的转用。
转用发明创造性判断的补充考量因素
受案例1的启发，笔者认为，可以将要解决的技术问题作为一个重要的补充考量因素，来帮助判断转用发明的创造性，特别是对于本文提到的具体情形，即待审专利申请和最接近现有技术的区别在于用途不同以及因用途不同导致二者技术方案中某些技术特征的差异。
具体而言，首先，需要分别确定待审专利申请与最接近现有技术各自所要解决的技术问题；其次，判断最接近现有技术中是否存在待审专利申请要解决的技术问题；如果最接近现有技术中并不存在待审专利申请要解决的技术问题，待审专利申请要解决的技术问题是在转用后产生的新的技术问题，并且待审专利申请与最接近现有技术的技术方案上中某些技术特征的差异恰恰是为了解决待审专利申请转用后产生的新的技术问题而在最接近现有技术基础上做出的调整，则可以认为待审专利申请并不能从最接近现有技术简单转用而来，该转用发明具备创造性。可见，通过引入要解决的技术问题这个考量因素，可以相对较为客观地帮助判断转用发明的创造性高度。
接下来，笔者尝试通过以下案例来验证和分析引入要解决的技术问题这个补充考量因素的合理性。
具体案例
案例2[3]
这是一个复审阶段撤销驳回决定的案例，待审专利申请保护一种导管球囊，具有太平洋紫杉醇以及虫胶形成的药物涂层，并进一步限定了涂层中两种成分的用量。驳回决定引用的最接近现有技术D5公开了一种血管支架，也具有太平洋紫杉醇以及虫胶形成的药物涂层。待审专利申请和D5的区别在于：应用领域不同，待审专利申请用作导管球囊，其在进入心脏血管后瞬时膨胀使得表面的药物涂层短时接触血管内壁。而D5用作血管支架，其在进入心脏血管后膨胀展开长时间固定在血管内壁上并在一段时间内缓释涂层中的药物。待审专利申请和D5药物涂层中太平洋紫杉醇和虫胶两种成分的用量不同。
驳回决定认为：无论是D1的血管支架还是待审专利申请的导管球囊，都是在治疗心脏血管狭窄时进入心脏血管的常规植入物。因此，所属领域技术人员将D5的血管支架转用到待审专利申请的导管球囊是容易想到的。此外，关于药物成分含量，所属领域技术人员在D5公开用量的基础上通过常规选择即可确定。
针对案例2，如果引入要解决的技术问题这个考量因素，则会得出如下结论。首先，待审专利申请要解决的技术问题是：短时间内将药物递送到血管壁上，从而避免局部缺血和动脉损伤。与之相比，D5要解决的技术问题是：长时间内将药物缓慢释放到血管壁上，从而避免放置支架导致的副作用（例如炎症反应和血管再狭窄）。也就是说，D5中并不存在转用后待审专利申请要解决的技术问题。待审专利申请要解决的技术问题是将血管支架转用为球囊导管后才出现的新的技术问题。并且，待审专利申请和D5药物涂层中两种成分含量的不同也是为了解决待审专利申请从血管支架转用为导管球囊后新出现的技术问题而对药物涂层的技术方案做出的调整。显然，按照文本提出的引入要解决的技术问题这一考量因素，将得出转用发明具备创造性的结论。
事实上，案例2中的合议组也是通过详细分析待审专利申请和D5各自要解决的技术问题以及达到的技术效果之后得出了相同的结论。具体地，合议组指出，待审专利申请的导管球囊和D5的血管支架解决了不同的技术问题。D5的血管支架是一种长期放置在血管内的植入器械，其长期在血管内支撑血管流通，因此需要药物能够在较长时间内缓慢释放以减少因血管支架植入而导致的副作用（例如炎症反应和支架内再狭窄）。与之相比，待审专利申请为了防止植入支架（即D5所述的血管支架植入物）后所带来的血管再狭窄，在血管收缩部位通过导管球囊的扩张在尽可能短的时间内将有效量的药物递送到血管壁中，从而减少局部缺血和动脉损伤。D5的血管支架和待审专利申请的导管球囊的应用目的、使用方式和药物释放需求不同。本领域技术人员无法从D5中获得技术启示。
对于案例2，如果从审查指南给出的上述若干考量因素判断，可能反而会得出不具备创造性的结论。假设从技术领域的远近程度来看，会容易产生技术领域非常接近的错觉，因为无论是待审专利申请的导管球囊还是D5的血管支架，都是通过心脏介入手术进入心脏血管。并且，表面的药物涂层都是将药物释放到血管壁上。但事实上，二者是在不同治疗阶段使用的，正如合议组提到的，D5的血管支架可以在支架手术时放置在病患心脏血管狭窄处。随后某个时段，医生可将待审专利申请的导管球囊进入心脏血管并瞬时膨胀展开接触血管壁释放药物。假设从是否存在技术启示来看，显然D5的血管支架并未给出转用到导管球囊的直接教导。假设从转用的难易程度以及是否克服技术上的困难来看，似乎从血管支架到球囊导管的转用并不困难，因为两种治疗方式都是非常常见的，并且表面都具有药物涂层。假设从转用的技术效果来看，如果认为技术效果是实现药物的释放，则技术效果似乎相同。如果认为技术效果是缓慢释放相比于瞬时释放，则技术效果不同。但是瞬时释放相对于缓慢释放并不一定具有预料不到的技术效果，因为导管球囊的应用场合必然要求瞬时释放。
可见，至少对于本文引言开篇提到的转用发明的情形，即待审专利申请和最接近现有技术的区别在于用途不同以及因用途不同导致的技术方案中某些技术特征的差异，从要解决的技术问题角度出发考虑创造性将得到更为客观、有效和合理的结论。如果单从审查指南给出的上述若干考量因素判断，则有可能得出不合理的结论。
案例3
待审专利申请涉及一种体内植入装置，包含可生物降解的壳和含生物活性剂的芯。通过芯和壳的特殊几何结构，实现了1年以上降解时段内在植入部位不同方向上药物释放的差异性。审查员引用的最接近现有技术D1公开了一种口服药片，其也具有可生物降解的壳和含生物活性剂的芯。由此，待审专利申请与D1的区别在于：应用领域不同，待审专利申请用作体内植入装置，而D1用作口服药片；待审专利申请和D1关于芯和壳的几何结构有区别。
对此，审查员认为，将D1的口服药片转用到待审专利申请的体内植入装置是显而易见的。首先，二者功能相同，都是通过可降解聚合物外壳实现活性剂芯的缓释，因此属于相近的技术领域。其次，关于活性剂缓释时间和方向，所属领域技术人员根据体内植入物的需求，通过调整含生物活性剂的芯和可生物降解聚合物的壳的几何结构实现1年以上降解时段内在植入部位不同方向上药物释放的差异性是常规采用的技术手段。
对于本案，从本文提出的要解决的技术问题角度考量的分析过程如下。待审专利申请要解决的技术问题为：1年以上降解时段内在植入部位不同方向上药物释放的差异性。一方面，待审专利申请期望实现植入装置在皮下或体内（例如脏器手术后）1年以上的降解时间，从而满足长时间缓释给药的需求。而该技术问题是体内植入装置的应用场合才会出现的。与之相比，D1的口服药片并不涉及待审专利申请所面临的技术问题。众所周知，口服药片通常在24小时至多几天内代谢完毕，根本不会出现1年以上的降解时段需求。而且，由于人体的结构，无论是口腔溶解、胃部溶解还是肠道溶解，口服药片也无法做到1年才降解。另一方面，待审专利申请期望在体内植入部位实现不同方向上药物释放的差异性，这是通过特殊的壳与芯的几何结构实现的。关于这一点，D1的口服给药也不存在不同方向上药物释放的显著差异性，因为药物经口进入胃肠之后，药物各个外周方向在体内的释放环境是大致相同的，即使有细微差异也不存在近1年降解时间段内在不同方向上药物释放的差异性。
可见，对于案例3，转用后（即待审专利申请的体内植入装置）要解决的技术问题在转用前（最接近现有技术的口服药片）中并不存在，转用后要解决的技术问题恰恰是在转用后才出现的。不仅如此，待审专利申请技术方案中某些特征相对于最接近现有技术的改变（芯和壳的几何结构）恰恰是为了解决转用后新出现的要解决的技术问题而做出的调整。因此，这种转用发明并不是显而易见的，应当得出具备创造性的结论。
结语
可见，对于本文关注的转用发明的具体情形，即待审专利申请和最接近现有技术的区别在于用途不同以及因用途不同导致二者技术方案中某些技术特征的差异，通过引入要解决的技术问题这一考量因素，可以更加方便有效地帮助判断转用发明是否显而易见。
另外，在实践中，审查员往往倾向于使用预料不到的技术效果作为转用发明具备创造性的前体条件。对此，笔者并不赞同。一方面，预料不到的技术效果并不是具备创造性的必要条件。更重要的是，怎样的效果可以认为是预料不到的技术效果难以准确判断。尤其是转用前和转用后解决的技术问题达到的技术效果已经发生变化的情形下，如何认定预料不到的技术效果并不清晰。另一方面，如果某些发明的创造性恰恰来源于转用的过程以及转用导致的技术方案的调整，忽略转用本身而过分强调预料不到的技术效果似乎显得本末倒置。如果认为转用后的应用场景下必要会出现要解决的技术问题从而认为技术效果可预期，显然也失之偏颇。因此，当转用发明对于现有技术的贡献与转用的过程紧密相连的时候，抛开转用过程本身的显而易见性判断，而直接跳到转用后技术问题和技术效果是否客观存在，则很可能会低估发明的创造性，得出不恰当的结论。
参考文献：
1、 《专利审查指南 2023》国家知识产权局制定，知识产权出版社，2024年1月第1版，第194页。
2、 无效审查决定第WX13734号，https://www.incopat.com/detail/init?puuid_g=3bdfc73dca85ad9a360f1641eefe7015&order_g=1&rows_g=100&sortFld_g=PD&basc_g=false&secondSortFld_g=&secondBasc_g=false&bdType_g=0&bdOrder_g=asc¤tMainTab_g=baseInfoTab。
3、 复审决定第190547号，https://www.incopat.com/detail/init?puuid_g=9abd9130de7d178b5e5b48e561414201&order_g=1&rows_g=100&sortFld_g=PD&basc_g=false&secondSortFld_g=&secondBasc_g=false&bdType_g=0&bdOrder_g=asc¤tMainTab_g=baseInfoTab。
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：扈娟 中国贸促会专利商标事务所
