——以（2022）最高法知民终2436号民事判决为研究视角
作者 | 刘国伟
编辑 | 布鲁斯
专利权属纠纷包括专利申请权权属纠纷和专利权权属纠纷，两者的区别在于诉争标的是处在专利审查阶段尚未获得专利授权的专利申请，还是已经获得授权的专利权。其本质属性是作为一个技术成果的无形财产权的权利归属问题。因此，专利权属纠纷审理的底层逻辑是查明原被告中谁才是该技术成果的真正的主人。而对于该技术成果是否被申请专利，以及申请后是处在审查阶段还是已经被授权专利权，则属于表层现象。更进一步地说，即便是该技术成果没有申请专利，则仍有必要查明该技术成果的合法所有者。例如在技术秘密纠纷诉讼中，需要查明技术秘密是否满足法定要件和该技术秘密是否被他人不正当地获取或运用。但由于专利权属纠纷中的争议事实涉及到专利申请或专利权这个表层现象，且专利法律法规中早已有相关规定，因而在司法实践中，难免被表层现象所局限。最高人民法院知识产权法庭自成立以来，在审结的专利权属纠纷案不断提出了一些新颖的裁判观点，例如对于诉争专利在申请日之前相关产品已经公开销售的，认为该专利不符合专利法规定的授权条件而不支持原告的权属主张[1]；对于技术人员在离职不满一年期间提出的专利申请方案，还需要审查该方案是否属于“与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”，即审查相关性要件[2]。最高人民法院在2023年年底审结的上诉人浙江吉利控股集团有限公司、浙江吉利汽车研究院有限公司、成都高原汽车工业有限公司与被上诉人威马智慧出行科技（上海）股份有限公司、张明专利申请权权属纠纷案中（以下称“本案”）[3]，其裁判说理全面梳理了专利权属纠纷的审理思路，进一步在法理层面澄清、完善发展既有观点，并为业内提供了诉讼指引。本文主要聚焦在“离职、退休或者调动工作后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”的判断标准、以及诉争专利申请是否与离职员工在原单位的本职工作或者被分配的任务有关的“相关性”要件，本文在结束部分，将分享该案对于业内处理此类案件的诉讼指引。
一、关于“离职后1年内作出的发明创造”的时间
有关“离职后1年内作出的发明创造”的时间界限，见诸于现行《专利法实施细则》第十三条第一款规定：
“专利法第六条所称执行本单位的任务所完成的职务发明创造，是指：
（一）在本职工作中作出的发明创造；
（二）履行本单位交付的本职工作之外的任务所作出的发明创造；
（三）退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造。”
其中的第（三）项，规定了离职后作出的与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造的“1年内”期限。一直以来，业内遵照该规定，对从其他工作单位转来的员工（发明人）所作出的“发明创造”，应在其离职后满1年后再提出专利申请，也即“专利申请日”距离发明人“入职日”要超过1年；即便是在离职后满1年内作出的发明创造，只要其提出专利申请的日期超过了离职后的1年期限，也认为是合法合规的，这也是业内规避权属纠纷的标准动作。这个判断标准，本文称之为“专利申请日”标准。
在本案中，二审法院仍以上述细则第（三）项为依据，提出了以“诉争专利申请的技术方案形成时间”为判断标准。即审查发明人“入职日”到诉争专利申请的技术方案形成时间是否在“1年内”作出的，而不受“专利申请日”限制。本文称之为“方案形成日”标准。
诉争专利的专利申请号为201710556586.3，系威马智慧出行科技（上海）有限公司于2017年7月10日申请，申请公布日为2017年11月17日，发明人为张明、王涛。发明名称为“电池包加热装置及电池包加热方法”。
二审法院首先根据诉争专利申请日为2017年7月10日，推定诉争专利申请的技术方案形成时间应不晚于2017年7月10日。接着，根据专利申请文件扉页上示出的专利代理机构，法院依职权调取了专利申请撰写准备过程中的专利代理机构与发明人往来沟通的资料。查明了中介代理机构工作人员早在2017年5月17日已就诉争专利申请的技术方案与发明人之一的王涛进行沟通，并建议王涛进一步完善；据此，法院认定诉争专利申请的技术方案在该沟通时间2017年5月17日已经初步形成，此时距离发明人张明于2016年5月23日从成都高原工业公司离职尚不满1年。
值得思考的是，既然认定诉争专利申请的技术方案在2017年5月17日已经初步形成，那么，就应该继续查明该“初步形成的技术方案”与专利代理机构建议发明人王涛“还需要进一步完善”的方案是什么关系，是否存在本质区别，完善后的技术方案是否就是2017年7月10日申请专利的方案？更进一步的追问是，是王涛一人独自完成了“还需要进一步完善”的方案，记载在专利文献中的发明人张明是否参与其中，这些基本事实问题，仍有待于进一步查明。
或许，将“初步形成的技术方案”与“还需要进一步完善”之后的专利申请方案相提并论，在逻辑上还不是那么完美。为此，二审判决书中特意强调：在该院审理的同为本案双方当事人的专利权权属纠纷系列案中，“有14件案件所涉诉争专利发明人包括张明，除本案外的13件案件的诉争专利均系张明从老东家离职后1年内申请，均主要涉及电动汽车电池等相关技术。结合上述事实，在无相反证据的情况下，本案诉争专利发明创造系在张明从老东家离职后1年内作出的待证事实具有高度可能性。”
值得指出的是，本案中二审法院提出的“方案形成日标准”，是本案的亮点之一，避免了以“专利申请日标准”而刻意在1年后申请专利的合规漏洞。既是对上述专利法实施细则规定的准确理解，又体现出专利权属纠纷审理思路的新发展。同时，也为诉讼当事人如何举证质证指明了方向。
二、关于“相关性”的判断
我国专利制度自1985年4月1日施行以来，有关职务发明创造的“相关性”的规定就一直存在。《专利法实施细则（1985）》第十条第（三）项的表述为：
“退职、退休或者调动工作后一年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者分配的任务有关的发明创造。”
与现行专利法实施细则的“退休、调离原单位后或者劳动、人事关系终止后1年内作出的，与其在原单位承担的本职工作或者原单位分配的任务有关的发明创造”相比，只是增加了“劳动、人事关系终止”的情形，两者并无本质区别。
应该看到，在我国专利制度的早期，研发、科技人员的自由流动还受到种种限制，彼时大多数专利权属纠纷属于“单位与个人”之间的权属纠纷，鲜见由于研发、科技人员由于“跳槽”引发的专利权属纠纷。因此，关于“相关性”判断也被相应淡化，而集中在是否属于“执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件”的争议上。
在本案中，原审法院查明，根据“老东家”与张明的《劳动合同》约定，张明在技术部从事与产品技术相关的工作。根据原告方提交的证据，与张明相关的具体工作情况如下：在主题为“关于电器组工作调整事宜”的邮件附件《电器组分工》中，张明负责蓄电池装置等工作；《GXN油电混合车型预研项目立项书》中的组织机构图显示，张明负责电子电器部分；在《GX7EV产品定义描述及动力总成方案》中，张明负责空调系统及其装置；《GX7EV一级研发明细表》显示张明负责蓄电池及其支架装置，空调系统及其装置。张明收到的主题为“电器组工作安排”邮件中显示：NL-4车型总检验新功能说明，张明提交PEPS的使用说明。
从上述相关邮件往来以及具体的工作内容看，原审法院认为，张明的工作任务只涉及蓄电池装置、电子电器以及空调系统等，不涉及电动汽车研发中的动力电池、电池包换热部分。由此可见，原审法院对“相关性”的认定采用专利法意义上的“狭义技术领域”说。
同样是基于与原审法院查明的相同的事实，二审法院就诉争专利申请是否与张明在老东家承担的本职工作或者被分配的任务的“相关性”从以下几方面综合考虑。
首先，老东家的生产及研发技术领域较为广泛。“甲公司方[4]早在2015年前后已经投入巨资及大量人力物力进行包括NL-4EV车型等在内的纯电动汽车技术开发，并依靠自身以及与技术协作方相互配合，共同就汽车控制系统、驱动系统以及动力电池组和电池管理系统、汽车底盘等技术展开研发。”
其次，老东家在张明离职之前已经形成传统燃油车、油电混合车、电动汽车电池等相关领域技术储备。二审法院查明，老东家已经申请或获授权名为“一种车用电池热管理系统”“电动汽车的电池充电控制系统及方法”“一种用于车辆的动力电池包安全装置”的发明专利以及“一种双CPU的电池管理系统”“一种基于电动汽车的电池充电时间计算装置”的实用新型专利等多项与电动汽车电池有关的技术。
再次，关于诉争专利申请与张明在老东家的本职工作具有相关性。
一方面，二审法院并不否认张明在老东家的本职工作是关于“蓄电池”（俗称“电瓶”）的工作，但总结强调道：“动力电池系蓄电池的一种，蓄电池中的高压电池用作电动汽车动力电池。因此，蓄电池与动力电池并非各自独立的并列关系或互不相关。”
另一方面，二审法院认为，“诉争专利申请的技术方案亦与张明因本职工作参与技术研发以及接触的技术信息密切相关”、“发明人虽然不直接负责诉争专利的技术研发，但其因工作职责和权限而接触、控制、获取了相关技术信息并将其用之于诉争专利的技术方案，不能仅因为该技术研发具体负责另有其人，就简单否定诉争专利的技术方案与发明人本职工作之间的相关性。”
二审法院最后总结道：诉争专利申请技术方案的研发既与张明在老东家的本职工作密不可分，又与张明因本职工作而获得的相关技术信息密切相关，故诉争专利申请与张明在老东家承担的本职工作具有相关性。
本文认为，二审法院针对“相关性”问题，从老东家所从事的生产及研发技术领域，到相关的技术储备、再到个体的发明人从事的本职工作及其所接触的技术信息，全方位、立体化、全面分析了判断“相关性”的各种因素，准确把握了立法精神和市场竞争主体的客观现实，提出了“广义相关性标准”，这无疑也是对专利权属纠纷审理思路的新发展。
三、关于诉争专利申请被驳回对专利申请权权属纠纷审理的影响
本案中出现的一个特殊情况是，在原审法院于2022年6月29日作出（2020）沪73知民初938号民事判决之前，诉争专利申请已于2022年2月22日被国家知识产权局以不具备创造性等理由予以驳回。对此情况，一般认为，从诉讼法原理上，诉讼标的物灭失，原告方失去诉讼利益，因此，法院可以终止该案的审理。
二审法院认为：
“本案系专利申请权权属纠纷，旨在确定诉争专利申请权的归属，与诉争专利申请是否被驳回并无直接关联，因而诉争专利申请被驳回并不影响本案诉争专利申请权权属纠纷的审理。”
二审法院对此情况的回应也应算是本案的亮点之一。前已述及，专利权属纠纷的底层逻辑是审理用来申请专利的“技术成果”的归属问题，申请专利的行为只是给该“技术成果”披上了“专利申请”的外衣，但这只是表面现象。即便是不披上“专利申请”的外衣，仍存在谁才是“技术成果”真正主人的问题，该争议问题不会因为诉争专利申请被驳回而不存在。因此，二审法院关于诉争专利申请被驳回对专利申请权权属纠纷审理的影响的回应，抓住了专利权属纠纷的实质问题，值得推崇。
但无须讳言，在二审判决作出后，权利方获得胜诉的同时，却丢掉了诉争专利申请的所有权，难免无奈与遗憾。
值得思考的是，这种无奈与遗憾，其实是有办法杜绝的。本文认为，可以从以下方面入手。其一是，法院在专利权属纠纷案件立案时，向诉讼当事人告知，基于《专利审查指南》中已经设立了专利审查的中止制度，在专利权属纠纷案立案后，无论是原告方还是被告方，都可以向国家知识产权局提出中止请求，使专利审查程序按下“暂停键”，待生效判决后，再恢复专利审查程序。其二是，采用联动机制，受诉法院在发出立案通知书的同时，生成一份请国家知识产权局协助执行的中止程序裁定，发往国家知识产权局，此举可有效避免“赢了官司输了专利”的尴尬局面。
特别值得赞赏的是，二审法院作为最高法院，在2024年6月公布的同为本案双方当事人的侵害技术秘密纠纷一案[5]中，对于其中的采用原告方技术秘密申请的十二项专利的处理上，针对上述难题，创造性地提出了破解之道：“自本判决送达之日起，除非获得涉案技术秘密权利人的同意，不得自己实施、许可他人实施、转让、质押或者以其他方式处分涉案十二件实用新型专利（即专利号为201720769524.6、201720243644.2、201720625018.X、201720766423.3、201720331650.3、201720625338.5、201720625821.3、201720766438.X、201720269048.1、201720307818.7、201720578211.2、201720625094.0的实用新型专利），包括在相关专利权利登记依法变更之前，不得以不按期足额缴纳专利年费和不积极应对专利无效宣告请求等方式恶意放弃专利权”。
回到本案中，面对专利权属纠纷，难以排除时任专利申请人“恶意放弃”的嫌疑。因此，本案中如果能在裁判文书中写明，该专利申请的新权利人可以凭生效判决书，请求国家知识产权局恢复审查程序，而不是简单地回应“驳回并不影响本案诉争专利申请权权属纠纷的审理”，则善莫大焉。
四、结 语
本文以（2022）最高法知民终2436号民事判决为例，探讨了“方案形成日标准”和“广义相关性标准”，认为这是专利权属纠纷审理思路的新发展。本文认为，专利权属纠纷审理思路的新发展同时为业内提供了明晰的诉讼指引。在判断“离职后1年内”作出的时间点上，根据“方案形成日标准”，当事人可以申请法院调取专利代理机构与发明人的沟通记录，以证明方案形成日的时间，而不是以“专利申请日”作为唯一的判断标准；在“相关性”问题上，本案二审法院突破专利申请文件的技术领域限制，提出的“广义相关性标准”，预计今后会被业内广泛接受。
美中不足的是，关于不支持“有关权利人关于赔偿律师代理费等合理开支的诉讼请求”的说理逻辑，略显单薄。尽管在专利法和相应的司法解释中，关于合理开支的规定是针对侵害专利权作出的，但并不意味其排除了专利权属纠纷中不能支持“有关权利人关于赔偿律师代理费等合理开支的诉讼请求”。应该看到，专利权具有财产属性，将本应属于他人的“技术成果”以自己的名义申请专利，本身就属于侵犯其财产所有权的行为。况且，权利人为了维权，已经产生了维权的合理开支。更重要的是，侵犯专利权只是一时的行为，而将“技术成果”据为己有则是釜底抽薪，从根本上剥夺了权利人对该技术成果占有、使用、收益和处分的权利，举轻以明重，既然侵犯专利权的诉讼可以支持权利人的律师代理费等合理开支，比该侵权行为更为严重的侵犯无形财产所有权的行为，反而不支持合理开支的诉讼请求，于法于情于理都说不过去。
但瑕不掩瑜，二审法院对于专利权属纠纷审理思路的新发展、新观点，无论是从专利法理论还是从专利法实务中，都是值得充分肯定的。
注释
[1] 参见（2023）最高法知民终1956号民事判决。
[2] 参见（2022）最高法知民终1227号民事判决。
[3] 参见（2022）最高法知民终2436号民事判决
[4] “甲公司方”是指一审原告方，即发明人张明的老东家。
[5] 参见（2023）最高法知民终1590号，值得注意的是，该案二审组成了五人的大合议庭，承办人为陈文全法官。而本案三人合议庭中的“陈文全、崔晓林、刘清启”三位法官，悉数成为上述五人的大合议庭的成员。
（本文首发于《中国专利与商标》2024年第三期上，仅代表作者观点，不代表知产力立场）
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